В соответствии со ст. 1484 Гражданского кодекса РФ правообладателю принадлежит исключительное право на использование товарного знака. В указанной статье содержится некоторые возможные способы использования товарного знака. Если с размещением товарного знака на товарах, в предложениях о продаже товаров и при выполнении работ, оказании услуг никаких вопросов не возникает, то с использованием товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном и при других способах адресации такие вопросы возникают.

Например, что делать, если кто-то использует доменное имя, тождественное или сходное до степени смешения с вашими товарными знаками или иными средствами индивидуализации товаров, работ, услуг и предприятий? Ответ зависит от того, используется ли доменное имя, сходное до степени смешения с вашим товарным знаком, для однородных или неоднородных с вашим товарным знаком товаров.

I. Если используется доменное имя, тождественное или сходное до степени смешения с вашим товарным знаком и при этом используется в отношении товаров, однородных товарам, в отношении которых предоставлена защита (по классам МКТУ) – то это нарушение исключительных прав правообладателя на товарный знак (п. 1.1. Постановления Президиума Суда по интеллектуальным права от 28.03.2014 №СП-21/4 «Об утверждении справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров»).

Исключение из данного правила – это общеизвестный товарный знак. Какие знаки являются общеизвестными, вы можете посмотреть здесь. В соответствии со ст. 1505 Гражданского кодекса РФ правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя.

Поэтому нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак может являться не только использование доменного имени, но и сам по себе факт регистрации доменного имени, тождественного этому общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения.

II. Если же используется доменное имя, тождественное или сходное до степени смешения с вашим товарным знаком, но при этом товары по вашему товарному знаку не однородны товарам, реализуемым при помощи доменного имени, - нарушения исключительных прав правообладателя на товарный знак нет.

Если использование доменного имени, под которым понимаются действия по регистрации и непосредственному использованию доменного имени (администрирование, делегирование и другие действия) нарушает ваши исключительные права на товарный знак, вы можете обратиться в суд и потребовать установить запрет использования доменного имени, в том числе определенным образом (например, об обязании удалить и более не размещать информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте).  Такое требование вы можете предъявить к администратору соответствующего доменного имени, а также к лицу, непосредственно использующим доменное имя (п. 1.2. Постановления от 28.03.2014 №СП-21/4).

Суд, рассматривая такие дела, также решает вопросы, является ли регистрация доменного имени актом недобросовестной конкуренции, и имеет ли место злоупотребление правообладателем своими правами при предъявлении иска. Согласно правовой позиции, сформированной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.11.2008 N 5560/08, регистрация доменного имени может быть аннулирована, если будет доказано, что:

1) доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица;
2) у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени;
3) доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Совокупность этих трех критериев дает основания для вывода о том, что использование спорного доменного является актом недобросовестной конкуренции. При этом сама по себе недобросовестная регистрация доменного имени составляет нарушение исключительного права на товарный знак. Такая ситуация может возникнуть например, когда кто-то регистрирует домены на все возможные известные бренды с той целью, чтобы потом продавать их компаниям с такими названиями.

Злоупотребление правообладателем своими правами при обращении в суд с требованием запретить использование доменного имени имеет место, когда правообладатель товарного знака требует запретить использование доменного имени, которое еще к моменту регистрации товарного знака стало широко известным. В таком случае суд откажет в иске о прекращении использования доменного имени на основании статьи 10 Гражданского кодекса РФ и статьи 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности.

И небольшая рекомендация: чтобы избежать возможных проблем, связанных с тем, что кто-то зарегистрировал и использует домен, сходный вашему товарному знаку - одновременно в регистрацией товарного знака зарегистрируйте на компанию доменные именами, схожие с регистрируемыми товарным знаками. Желательно, чтобы доменные имена были не только в зоне ru, но com.