Выяснять, кто именно является правообладателем персонажа по имени «Шмяк», создатели детского развлекательного контента начали ещё в прошлом году.

Что произошло?

Студия анимации Great Frame в августе 2021 года зарегистрировала товарный знак в виде словесного обозначения «Мишка Шмяк». Персонажа придумал писатель Олег Рой, он передал авторские права на произведение, в котором фигурировал медвежонок Шмяк, Great Frame.  

Издательство Clever (далее — заявитель) в 2014 году приобрело право на исключительный выпуск детских книг про котенка по имени Шмяк, которые написал Роб Скоттон. В оригинале котенок назывался «Splat the cat». Как утверждает издательство, перевод имени котенка «Шмяк» придумал переводчик издательства, ни в одном словаре подобного перевода не зарегистрировано. Первые книги были напечатаны в 2014 году, но вот товарный знак Clever зарегистрировал только семь лет спустя, в октябре 2021 года.

После чего издательство потребовало у Роспатента прекратить правовую охрану товарного знака «Мишка Шмяк» в соответствии с п. 9 (1), п. 3(1) ст. 1483 ГК, ст. 10 ГК, так как наименования «Котенок Шмяк» и «Мишка Шмяк» похожи до степени смешения и вводят потребителей в заблуждение.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности отказала издательству в удовлетворении возражения. Роспатент пришел к выводу, что у российского потребителя нет ассоциативных связей между обозначением «Мишка Шмяк» и персонажем книг котенком Шмяком.

Компания Clever обратилась в СИП.

Что решил СИП? 

СИП указал на факты, которые подтверждают вывод Роспатента:

• Большая часть названий книг Роба Скоттона включают упоминание главного персонажа – котенка Шмяка. На основании доказательств, представленных правообладателем, Роспатент пришел к выводу, что оспариваемый товарный знак «Мишка Шмяк» не вызывает у потребителей ассоциаций с персонажем серии книг о котенке Шмяке.
• Компания Great Frame представила материалы, которые подтверждают, что анимационный персонаж «Мишка Шмяк» получил известность у российской аудитории в качестве одного из действующих лиц мультипликационного сериала и книги. Товарный знак, воспроизводящий его имя, вызывает ассоциации именно с ним, а не с персонажем «котенок Шмяк».
• Заявитель не доказал, что книги о котенке Шмяке настолько известны, что могут вызывать у потребителя ассоциации с персонажем «Мишка Шмяк». Данные о количестве проданных книг за период их издания, которые подтвердили бы популярность персонажа «котенок Шмяк», отсутствуют. Достоверность отчетов о количестве проданных книг для иностранного лица Harper Collins Children's Books не подтверждена.
• Присуждение маркетплейсом OZON книгам о котенке Шмяке статуса «бестселлер» не подтверждается представленными скриншотами сайта, т.к. на них зафиксирован только каталог предлагаемых к покупке книг со скидкой. А размещение маркетплейсом OZON персонажа «Котенок Шмяк» в раздел «Выберете любимого персонажа» не свидетельствует о его известности, так как критерии выборки и мотивы, положенные в ее основу, неизвестны.
• Скриншоты постов из соцсетей носят единичный характер. А скриншоты сервиса «Яндекс. Подбор слов» со статистикой запросов по ключевым словам «Шмяк», «Котенок Шмяк» не могут является показателем широкой известности персонажа конкретного произведения.

СИП отказал в удовлетворении заявленных требований. 

Решение по делу № СИП - 592/2023

По теме:

Тема года № 3: Творцы и произведения

«Ждун» все ждет … компенсации

Наталия Андреева