В российском детском развлекательном контенте оказались персонажи с одинаковыми именами: котёнок Шмяк и мишка Шмяк.
Первый – герой детских книг Роба Скоттона (Splat the cat). За рубежом книги выпускало издательство Harper Collins. В 2014 г. ООО «Клевер-Медиа-Групп» (далее – издательство Clever) заключило с Harper Collins Children’s Books договор на эксклюзивный выпуск этих книг в России. Тогда с котёнком Шмяком впервые познакомились отечественные читатели.

Второй, мишка Шмяк, появился в прошлом году в мультипликационном сериале генерального продюсера студии Great Frame Олега Роя «Волшебная лавка Есении».

В августе 2021 г. Great Frame зарегистрировало товарный знак в виде словесного обозначения «Мишка Шмяк». Издательство обратилось в Роспатент для регистрации «Котенка Шмяка» в октябре 2021 г.

В чем суть конфликта?

Издательство Clever посчитало, что наименования «Котенок Шмяк» и «Мишка Шмяк» похожи до степени смешения и вводят потребителей в заблуждение. Clever подал возражение в Федеральную службу по интеллектуальной собственности против предоставления правовой охраны товарному знаку «Мишка Шмяк», указав, что это противоречит требованиям п. 9 (1), п. 3(1) ст. 1483 ГК, ст. 10 ГК.

Доводы издательства Clever:

• издательство является правообладателем перевода и названия персонажа «Котенок Шмяк» и просто «Шмяк», а также исключительным лицензиатом серии книг про данного персонажа;
• с 2014 года издает и успешно реализует в России детские книги про Котёнка Шмяка. Их общий тираж на русском языке составил 1 929 354 книги;
• на популярных маркетплейсах у книг про Котенка Шмяка статус бестселлера среди произведений для детей. Персонаж добавлен в раздел наиболее популярных персонажей;
• «Котенок Шмяк» стал известен на территории Российской Федерации намного раньше, чем возник приоритет у товарного знака «Мишка Шмяк»;
• словосочетания «Котенок Шмяк» и «Мишка Шмяк» обладают звуковым, смысловым и графическим сходством, а само слово «Шмяк» для потребителя ассоциируется с персонажем книг издательства. Рядовой потребитель может сделать вывод, что товары имеют общий источник происхождения и данные персонажи будут восприниматься героями одной серии одного производителя.

Позиция студии Great Frame, правообладателя товарного знака «Мишка Шмяк»:

• оспариваемый товарный знак не нарушает исключительные права лица, подавшего возражение, на персонаж «Котенок Шмяк» и просто «Шмяк»;
• при сравнении персонажа «Котенок Шмяк» и просто «Шмяк» с товарным знаком «Мишка Шмяк» можно сделать вывод о совпадении только звуковой части «шмяк». Изображение и описание персонажей отличаются;
• слово «шмяк» является словарным словом, в отличие, например, от фантазийных имен персонажей «Винни-Пух», «Чебурашка» и «Мимимишки»;
• перевод слова «шмяк» является дословным переводом английского слова «splat», соответственно, простой дословный перевод «splat» на русский язык в виде слова-звукоподражателя «шмяк» не является результатом творческого труда в соответствии с пунктом 7 статьи 1259 Кодекса. 

Роспатент не согласился с доводами издательства Clever, посчитав, что между персонажами нет сходства до степени смешения. На заявление Clever о недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом со стороны студии Great Frame ведомство указало, что решение этого вопроса находится вне компетенции Роспатента.

Издательство Clever обратилось с исковым заявлением в Суд по интеллектуальным правам. Дело еще не рассмотрено.

Заключение Роспатента
Карточка дела СИП-592/2023

Редакция ceur.ru