История вопроса:

Индивидуальный предприниматель реализовала товары с нанесенными на них товарными знаками. Товарные знаки были похожи до степени смешения на товарные знаки, права на которые принадлежали двум компаниям. Прав на использование этих товарных знаков у ИП не было.

Правообладатели товарных знаков обратились в арбитражный суд с иском о компенсации нарушенных прав. Каждый из них потребовал с ИП уплаты компенсации в размере 200 тыс руб.. Размер компенсации они обосновали лицензионными договорами с третьими лицами.

Арбитражный суд удовлетворил иск, снизив размер компенсации до 50 тыс.руб. Суд решил, что заявленный в иске размер компенсации является чрезмерным и противоречащим принципам разумности. Кроме того, суд принял во внимание:

• ИП впервые совершила подобное правонарушение;
• она не знала, что реализует контрафактный товар;
• реализация товара не является существенной частью ее деятельности;
• истцы не доказали, что в результате у них возникли убытки.

Истцы были не согласны со снижением размера компенсации и обратились в апелляционный суд. Апелляция направила запрос в КС о «проверке конституционности подлежащего применению в деле подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации, полагая его не соответствующим статьям 17, 18, 19, 21 и 55 Конституции Российской Федерации». Оспариваемая норма не позволяет суду снизить размер компенсации соразмерно допущенному нарушению и с учётом всех обстоятельств дела.

Позиция КС:

• Компенсация за нарушение исключительных прав является мерой гражданско-правовой ответственности, направленной на восстановление имущественных прав правообладателя, но также она носит и штрафной характер. Данная мера должна стимулировать к правомерному (договорному) использованию интеллектуальной собственности, и способствовать восстановлению нарушенных прав, а не обогащению правообладателя (Определение КС РФ от 10 октября 2017 года № 2256-О);
• Размер компенсации должен быть обоснован судом. То есть, определяться в зависимости от характера нарушения и других обстоятельств с учетом требований разумности и справедливости (абз. 4 п. 62 постановления Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 года № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).
• Федеральный закон от 12 марта 2014 года № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусматривает возможность снижения компенсации, при условии, что «одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, принадлежащие к тому же одному правообладателю; общий размер компенсации ограничен пятьюдесятью процентами суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения (абзац третий пункта 3 статьи 1252 ГК Российской Федерации).» На практике это приводит к тому, что данное основание воспринимается как единственное для снижения размера компенсации.
• Вместо возмещения убытков правообладатель может требовать от нарушителя выплату компенсации в двукратном размере стоимости прав на использование произведения, товарного знака. В этом случае он исходит из их стоимости, которая обычно взимается за правомерное использование объекта интеллектуальной деятельности. Истец должен представить расчет и обоснование этой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования.
• Суды в своей работе исходят из того, что «размер компенсации, исчисленный на основе подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, по смыслу пункта 3 статьи 1252 данного Кодекса является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, а потому суд не вправе снижать его по своей инициативе». Поэтому, апелляционный суд и направил запрос в КС, т.к. в рассматриваемом деле не может снизить размер компенсации ввиду отсутствия одного из условий снижения - «одновременное нарушение исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности».

КС отметил, что у правообладателя для защиты своих прав (ст. 1515 ГК) есть выбор: потребовать возмещения убытков или компенсации, размер которой можно рассчитать одним из предусмотренных законом способов. На практике правообладатели склоняются к более жесткому для нарушителя варианту, требуя компенсацию в размере двукратной стоимости права использования товарного знака. Это превращает их в экономически более сильное лицо в споре. Отсутствие у суда возможностей снизить размер компенсации в этом случае приводит к несоразмерности санкции, налагаемой на нарушителя, и тем самым нарушает баланс их прав и законных интересов.

КС пришел к выводу о том, что «подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации не соответствует Конституции Российской Федерации» в той мере, в какой он не позволяет суду снизить размер компенсации, учитывая все обстоятельства правонарушения, если размер многократно превышает величину причиненных убытков.
До внесения соответствующих изменений в законодательство:

• суды могут учитывать «все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и тяжелое материальное положение ответчика, и при наличии соответствующего заявления от него снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации величины»;
• при этом «размер такой компенсации может быть снижен судом не более, чем вдвое (т.е. не может составлять менее стоимости права использования товарного знака)»;
• снижением размера «не могут подменяться как установление судом обстоятельств рассматриваемого им дела, так и исследование им доказательств, относящихся к допущенному нарушению и условиям правомерного использования товарного знака, на стоимость которого ссылается истец».

Источник: Постановление КС от 27.07.2020 № 40-П